신제품 개발 과정에서 경쟁사 특허와 유사한 기능이나 구조를 적용할 경우 특허침해 위험이 발생할 수 있다. 이때 제품의 구성이나 작동 방식을 조정해 특허 권리범위에서 벗어나도록 설계하는 전략이 ‘회피설계’다.
신제품을 개발할 때 기업이 자주 마주하는 질문은 경쟁사 특허가 있는 상황에서 제품을 출시해도 되는지 여부다. 제품의 기능이나 구조가 경쟁사 제품과 비슷하면 특허침해 문제가 제기될 수 있고, 출시 후 경고장이나 판매중지 요청을 받으면 사업 일정에 차질이 생길 수 있다.
회피설계는 경쟁사의 특허권을 분석한 뒤, 해당 특허의 권리범위에 포함되지 않도록 제품의 구성이나 작동 방식을 바꾸는 전략이다. 단순히 외형을 다르게 만드는 것이 아니라 특허청구범위에서 보호하는 핵심 기술 구성을 피하는 것이 중요하다.
특허는 제품 전체를 막는 권리가 아니라 청구항에 기재된 발명의 구성을 보호하는 권리다. 따라서 경쟁사 제품과 비슷해 보이더라도 청구항의 필수 구성요소를 모두 포함하지 않는다면 침해가 성립하지 않을 가능성이 있다. 반대로 외관이나 제품명이 달라도 특허의 핵심 구성을 그대로 사용하면 침해 문제가 발생할 수 있다.
회피설계는 특허검색과 청구항 분석에서 시작된다. 기업은 경쟁사명, 제품명, 기술 키워드, 주요 기능, 부품명 등을 기준으로 관련 특허를 찾아야 한다. 이때 특허 제목이나 요약만 보는 것은 위험하다. 실제 권리범위는 청구항을 기준으로 판단되기 때문이다.
예를 들어 어떤 특허의 청구항이 A, B, C 세 가지 구성요소로 이뤄져 있다면, 개발 중인 제품이 이 세 요소를 모두 포함하는지 확인해야 한다. 만약 C 구성이 없거나 C와 실질적으로 다른 방식으로 구현돼 있다면 침해를 피할 가능성이 생긴다.
다만 구성요소의 이름만 바꾸거나 사소하게 변경하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있다. 변경된 구성이 실질적으로 같은 기능과 효과를 내고, 쉽게 치환할 수 있는 경우에는 균등침해 문제가 검토될 수 있다.
회피설계 방법은 기술 분야와 특허 내용에 따라 달라진다. 특정 구성요소를 제거하거나 다른 구성으로 대체하는 방법, 작동 순서나 제어 방식을 바꾸는 방법, 부품의 결합 구조를 다르게 하는 방법 등이 대표적이다.
예를 들어 경쟁사 특허가 특정 센서와 제어방식을 결합한 구조를 보호하고 있다면 다른 센서를 사용하거나 제어 로직을 다르게 설계할 수 있다. 기계장치 특허라면 부품 배치나 결합 방식을 바꿀 수 있고, 소프트웨어 특허라면 데이터 처리 흐름이나 판단 기준을 다르게 구성할 수 있다.
회피설계는 신규 특허출원과 함께 검토할 필요가 있다. 경쟁사 특허를 피하는 과정에서 새로운 개선 구조나 대체 기술이 나올 수 있기 때문이다. 해당 기술이 기존 기술과 차별성을 갖춘다면 자사 특허로 출원해 권리화할 수 있다.
실무에서 자주 발생하는 실수는 경쟁사 제품만 보고 침해 여부를 판단하는 것이다. 특허침해 여부는 제품끼리 비교하는 것이 아니라 자사 제품과 상대방 특허청구범위를 비교해 검토해야 한다.
또 다른 실수는 개발이 끝난 뒤 특허 검토를 시작하는 것이다. 출시 직전에 특허 문제가 발견되면 설계 변경이 어렵고, 금형 제작이나 부품 발주가 진행된 경우 비용 부담이 커질 수 있다.
회피설계는 제품 개발 초기 단계에서 진행하는 것이 바람직하다. 아이디어 구상 단계나 시제품 제작 전 단계에서 경쟁사 특허를 검토하면 위험한 기술 구성을 미리 피할 수 있다. 이미 개발이 진행 중이라면 양산 전에는 특허 검토를 마치는 것이 필요하다.
경쟁사 특허가 있다고 해서 시장 진입을 포기할 필요는 없다. 핵심은 특허의 권리범위를 정확히 분석하고, 그 범위에서 벗어나는 방향으로 제품을 설계하는 것이다.
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- 칼럼니스트 특허법인 서한 변리사 김동운
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- 학력
- 고려대학교 기계공학과
- 경력
- 특허청 특허심판원 국선대리인
- 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 지원반
- 발명진흥회 특허기술평가 전문위원
- 발명진흥회 지식재산 가치평가 품질관리 외부전문가
- 중소기업중앙회 경영지원단
- (사)서울경제인협회 지식재산 자문위원
- (사)온라인유통센터 이사 / 지식재산 및 법률자문위원장
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